Merk en Recht

Wat is merkenrecht?

Het merkenrecht maakt deel uit van het zogeheten intellectuele eigendomsrecht, waartoe bijvoorbeeld ook het auteursrecht en octrooirecht behoren.
Doel van het merkenrecht is merkbescherming. Merken zijn tekens die worden gebruikt om producten of diensten te onderscheiden. Zonder merkaanduiding zou het voor een consument lastig zijn om te kiezen uit, bijvoorbeeld, vijf pakken melk in een identieke kartonnen verpakking. Om te voorkomen dat een ander jouw tekens als merk gaat gebruiken, moet je je merk registreren.

Wat kun je als merk registeren?

Merken kunnen uiteenlopende vormen hebben:

• Woorden en/of cijfers (woordmerk): de naam 'Coca-Cola' of '3M'
• Afbeeldingen en logo's (beeldmerk): het Heineken-logo met de karakteristieke scheve 'e'
• Vormen (vormmerk): de vorm van bijvoorbeeld een flesje
• Kleuren (kleurmerk): bijvoorbeeld het geel van Zwitsal
• Klanken (klankmerk): de tune van Für Elise, gebruikt voor de diensten van een merkenbureau

Waar kun je jouw merk registreren of deponeren?

Afhankelijk van het land waar je je merk wilt beschermen, heb je de volgende keuze:

• Registratie van een merk in één specifiek land (nationale registratie)

  Door middel van een nationale registratie kun je een merk in een bepaald land registreren. Nederland, België en Luxemburg hebben één gemeenschappelijk registratiebureau: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).
  In het merkenregister van de Benelux vind je alle merken die in de Benelux geldig zijn, dus ook de internationale en Europese registraties. Wil je jouw merk in verschillende landen registreren, dan is één Europese of internationale registratie goedkoper dan een aantal losse nationale registraties.

• Merkregistratie voor de Europese Unie

  Met één registratie ben je verzekerd van merkbescherming in de hele Europese Unie. Dit kan een goedkope oplossing zijn als je een merk in een aantal EU-landen wilt registreren. Echter, weigering van je registratie in één EU-land kan een Europese registratie in de weg staan.

• Internationale registratie van merken

  De meeste landen zijn aangesloten bij het internationale verdrag dat deze registratievorm mogelijk maakt (Verdrag van Madrid en Protocol van Madrid). Door middel van een internationale registratie kun je een merk in een aantal landen tegelijk registreren. In een later stadium kun je altijd nog landen toevoegen.
  Een internationale registratie vergt altijd een basisregistratie. Dit kan een Benelux- of een Europese registratie zijn. In de Madrid database zijn alle internationale registraties terug te vinden.
  Meer informatie: www.wipo.int

Merk registreren: zelf doen of laten doen?

In sommige landen mogen alleen merkengemachtigden de handelingen verrichten die nodig zijn om een merk te registreren. Vaak mag de potentiële merkhouder dit ook zelf doen. Desondanks verdient het in veel gevallen de voorkeur een merkenbureau in te schakelen om je te helpen bij het aanmelden van je merk ter inschrijving (het deponeren ofwel het depot).

De registratieprocedures zijn niet altijd eenvoudig. Verkeerde keuzes kunnen duur uitpakken en een gebrekkige merkbescherming opleveren. Zo is het van het grootste belang dat je merkbescherming voor de juiste categorie producten of diensten wordt aangevraagd. Het is niet (kosteloos) mogelijk in een later stadium nieuwe producten of diensten aan je bestaande merkregistratie toe te voegen. Besluit je jouw merk voor een nieuw product te gaan gebruiken, dan moet je een nieuwe merkregistratie aanvragen - met alle kosten van dien.

Hoelang blijft jouw merk beschermd?

In de meeste landen is een merkregistratie tien jaar geldig. Wil je het merk ook na die tien jaar blijven beschermen, denk er dan aan op tijd verlenging aan te vragen. Vaak zal de merkenautoriteit je tijdig waarschuwen. Daarnaast is het van belang dat je het merk ook daadwerkelijk gebruikt gedurende de geldigheidsperiode. Doe je dit niet, dan kan je registratie binnen de geldigheidstermijn van tien jaar vervallen worden verklaard. Hierdoor verlies je je merkbescherming. De meeste landen hanteren een termijn van drie of vijf jaar waarbinnen je het merk moet gebruiken om niet het risico van vervallenverklaring te lopen.

Merkbewaking noodzakelijk?

Het laten registreren van een merk is niet voldoende om het te beschermen. Je dient het merk vervolgens ook te (laten) bewaken. Je zult zelf in de gaten moeten houden of er aan het registratiebureau een merk ter inschrijving wordt aangeboden dat (te) veel gelijkenis vertoont met het door jou geregistreerde merk.

De meeste registratie-instanties controleren uitsluitend of er een weigeringsgrond op het nieuw in te schrijven merk van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Bijvoorbeeld wanneer het woordmerk 'Water' zou worden gedeponeerd voor flesjes bronwater. De registratie-instantie zal een dergelijke deponering weigeren. De instantie controleert echter niet of het ter inschrijving aangeboden merk al door een ander is geregistreerd. Dit moet je zelf doen. Constateer je dat iemand anders een merk deponeert dat sterk op het door jou geregistreerde merk lijkt, dan kun je een bezwaarprocedure starten. Dit heet 'oppositie indienen' of 'een oppositieprocedure starten'.
Zowel de bewaking van je merk als het voeren van oppositie kun je uitbesteden aan een merkenbureau.

Oppositie - snel handelen bij inbreuk

Constateer je dat een ander jouw merk gebruikt of heeft geregistreerd, dan moet je tijdig actie ondernemen. De kans op succes neemt af naarmate je langer wacht met het treffen van maatregelen. Als je het inbreuk plegende merk meer dan vijf jaar hebt gedoogd, dan kun je er vaak niets meer tegen doen. Het instellen van oppositie (bezwaar maken tegen nieuw gedeponeerd merk) moet zelfs binnen twee maanden gebeuren.
Het sturen van een sommatiebrief is een eerste stap om de ander ertoe te bewegen het gebruik van jouw merk te staken. Laat je bijstaan door een merkenrechtdeskundige. Onder bepaalde voorwaarden kun je online oppositie indienen.

De symbolen ® en TM

Het symbool ® betekent dat het om een geregistreerd merk gaat ('R' is de afkorting van 'Registered'). Het symbool TM geeft aan dat het merk nog niet geregistreerd is, maar wel gedeponeerd: de registratie is nog niet voltooid ('TM' is de afkorting van 'Trademark'). Beide symbolen hebben, naar Nederlands recht, geen juridische betekenis. Wel kunnen ze als waarschuwing dienen voor buitenstaanders: let op, dit merk is van een ander!

Rechtsbijstand, rechtsbijstandverzekering

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering kan haar nut bewijzen. Maar let op: veel rechtsbijstandverzekeringen sluiten conflicten op het gebied van intellectuele eigendom uit. Daaronder vallen bijvoorbeeld octrooirecht, auteursrecht en merkenrecht. Meestal zijn geschillen over handelsnaam en domeinnaam wel gedekt.
Zie de speciale pagina over rechtsbijstand

Tips voor merkenrecht

• Een merkengemachtigde of merkenrechtbureau kan voor je uitzoeken of jouw logo of merk al geregistreerd is en of er alternatieven zijn. Tegelijk geven zij advies over de beste manier van registratie. Zo is een combinatie van een woord met een logo soms beter dan alleen een woord of alleen een logo. Verder vertellen zij je in welke landen of werelddelen een registratie zinvol is, met een inschatting van de kosten.
• Registratie alleen is niet voldoende om je merk te beschermen. Je zult namelijk zelf moeten bijhouden of er niet een identiek of vergelijkbaar merk wordt aangevraagd. Veel merkenbureaus bieden daarvoor een speciale dienst aan: merkbewaking. Zij houden voor je bij of er vergelijkbare merken worden aangevraagd.
• Waarschuwing: pas op voor spookfacturen! Omdat je merkaanvraag wordt gepubliceerd, is deze toegankelijk voor bepaalde malafide bedrijfjes die hier dankbaar misbruik van maken. Zij sturen je een zogenaamde factuur die voorzien is van jouw onlangs gedeponeerde merk en er heel getrouw uitziet. In de kleine lettertjes staat vermeld dat het geen factuur betreft, maar een bestelformulier voor publicatie van je merk in een of ander register. Het hoeft geen betoog dat opname van je merk in dit register, zo dit register al bestaat, geen enkele meerwaarde heeft.
  Zie de waarschuwing op de website van de World Intellectual Property Organization: lijst met malafide bedrijven & facturen
• Voor wie zelf zijn merk registreert in de Benelux: het BBIE verstrekt geen facturen. Je moet het doen met een ontvangstbewijs van de betaling per e-mail. Er wordt geen btw geheven op deze registratie.
• Het kan aanbeveling verdienen je bedrijfsnaam niet alleen als handelsnaam bij de Kamer van Koophandel te laten inschrijven, maar ook als merk bij het BBIE te laten registreren. Daardoor wordt je handelsnaam beter beschermd: een handelsnaam wordt in de regel slechts regionaal beschermd, maar een merknaam wordt beschermd in de hele Benelux.
• Merkbescherming ontstaat pas op het moment van inschrijving van het merk in het register, dus niet meteen bij de deponering (het aanmelden van je merk ter inschrijving). Wil je je merk zo snel mogelijk beschermen, dan kun je kiezen voor een spoedinschrijving.
• Startende ondernemers doen er goed aan tijdig onderzoek te doen naar een geschikte naam voor hun bedrijf. Controleer of de naam die je op het oogt hebt nog niet geregistreerd is als handelsnaam, merk of domeinnaam. Controleer ook of dezelfde namen in de diverse social media beschikbaar zijn, zoals Twitter en Facebook.